一文看懂 國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)的布局與保護(hù)
專(zhuān)利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發(fā)布時(shí)間：2020-11-06 15:02:46
2020年BrandZ全球品牌價(jià)值100強(qiáng)發(fā)布，中國(guó)品牌有18家入榜。品牌商標(biāo)的估值從哪里來(lái)，估值的基礎(chǔ)是什么？
品牌與商標(biāo)在某種程度上有對(duì)應(yīng)關(guān)系：
一、為什么需要在海外注冊(cè)商標(biāo)并進(jìn)行品牌保護(hù)?
地域性是商標(biāo)保護(hù)的特點(diǎn)之一，經(jīng)批準(zhǔn)或注冊(cè)商標(biāo)權(quán)只在該地區(qū)范圍內(nèi)有效，受到保護(hù)。如果希望在另一國(guó)受到保護(hù)，那么就需要獲得該國(guó)的批準(zhǔn)注冊(cè)。
品牌是企業(yè)參與海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的利器，容易被他人有意或者無(wú)意予以搶先注冊(cè)，也就是他人早于商標(biāo)真正所有人申請(qǐng)注冊(cè)其商標(biāo)，以期獲得經(jīng)濟(jì)利益的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。特別是對(duì)于已經(jīng)具有較高知名度和美譽(yù)度的國(guó)內(nèi)品牌，其在海外被他人有意或者無(wú)意搶先搶注的現(xiàn)象比比皆是。
商標(biāo)作為企業(yè)商譽(yù)的重要載體，一旦被搶注，企業(yè)將遭受巨大損失。搶注后有四種方式處理：通過(guò)法律程序?qū)屪⑸虡?biāo)撤銷(xiāo)、和解談判有償轉(zhuǎn)讓、放棄相關(guān)市場(chǎng)、啟動(dòng)新商標(biāo)注冊(cè)。對(duì)于企業(yè)來(lái)講都是一次煎熬。如果出現(xiàn)商標(biāo)在海外被批量搶注的情況，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行國(guó)際維權(quán)絕非易事，時(shí)間成本和費(fèi)用成本一般企業(yè)幾乎無(wú)法承受。
處理商標(biāo)搶注問(wèn)題的難點(diǎn)如下：
1. 監(jiān)控手段有限。除非企業(yè)建立了全球商標(biāo)監(jiān)視與檢索系統(tǒng)，不然很難及時(shí)發(fā)現(xiàn)搶注商標(biāo)信息。
2. 法律行動(dòng)時(shí)間有限。有些國(guó)家的公告期非常短暫，例如：美國(guó)商標(biāo)的公告期僅有30天。一旦錯(cuò)過(guò)公告階段，打擊搶注商標(biāo)的難度將更大。
3. 證明搶注事實(shí)難度大。除了證明搶注人具有惡意、使用不正當(dāng)手段、謀取不正當(dāng)利益或者存在代理商/經(jīng)銷(xiāo)商關(guān)系，還需要提供被搶注商標(biāo)自身具有相當(dāng)影響力甚至達(dá)到馳名商標(biāo)的狀態(tài)。
4. 語(yǔ)言與法律體系理解差異。海外商標(biāo)維權(quán)規(guī)定差別巨大，需要克服語(yǔ)言溝通障礙、文化理解障礙，法律體系、具體程序、法律術(shù)語(yǔ)內(nèi)涵的差異。
5. 維權(quán)途徑困難。作為企業(yè)，難以在短時(shí)間與多國(guó)律師樓建立信任和委托關(guān)系，不可能迅速了解各個(gè)國(guó)家律師樓維權(quán)策略是否得當(dāng)、經(jīng)驗(yàn)是否充足、信譽(yù)是否誠(chéng)實(shí)可靠等。
6. 維權(quán)費(fèi)用非常高昂。
7. 維權(quán)時(shí)間漫長(zhǎng)。對(duì)于英美法系國(guó)家，爭(zhēng)端解決機(jī)制十分復(fù)雜，長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的和解訴訟。
二、什么商標(biāo)可以注冊(cè)？哪些商標(biāo)需要在海外注冊(cè)？
企業(yè)在決定欲保護(hù)商標(biāo)圖樣前，一定要充分關(guān)注與商標(biāo)可注冊(cè)性有關(guān)的注意事項(xiàng)，包括：合法性、顯著性和在先性三個(gè)方面。例：各國(guó)商標(biāo)違反禁止注冊(cè)或使用的條款有哪些？各國(guó)對(duì)于缺乏顯著性的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和常見(jiàn)情形是什么？哪些圖形要素與文字內(nèi)容容易與在先商標(biāo)特別是馳名商標(biāo)構(gòu)成沖突？哪些內(nèi)容容易淪為通用名？
合法性，商標(biāo)不得違反商標(biāo)法中的一般性禁止規(guī)定。例：美國(guó)商標(biāo)法規(guī)定的具有欺騙性的地名、侮辱或不道德的標(biāo)記、歧視性或侮辱性語(yǔ)言等均不得注冊(cè)和使用。
顯著性，作為商標(biāo)，在特定商品和服務(wù)上具有的識(shí)別能力和區(qū)別能力。以美國(guó)為例，按照受保護(hù)力度的不同，可將商標(biāo)從弱到強(qiáng)分為五個(gè)等級(jí)：通用名稱(chēng)（general name）、描述名稱(chēng)（descriptive name）、暗示名稱(chēng)（suggestive name）、任意名稱(chēng)（arbitrary name）、臆造名稱(chēng)（fanciful name）。
國(guó)內(nèi)企業(yè)在選擇和設(shè)計(jì)商標(biāo)時(shí)，除了考慮合法性和顯著性外，還要注意避免侵犯他人現(xiàn)有的商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、肖像權(quán)、商號(hào)權(quán)等在先權(quán)利或合法權(quán)益，否則也會(huì)導(dǎo)致商標(biāo)注冊(cè)和實(shí)際使用遭遇法律障礙。
選擇商標(biāo)時(shí)一定要遠(yuǎn)離世界馳名商標(biāo)。一方面，世界馳名商標(biāo)本身具有強(qiáng)大的排斥能力，如果申請(qǐng)商標(biāo)與之近似，很容易被駁回；另一方面，國(guó)際知名公司對(duì)于旗下的馳名商標(biāo)視為珍寶，大多都建立了嚴(yán)密的全球商標(biāo)監(jiān)測(cè)機(jī)制，防止他人申請(qǐng)易混淆和可能被淡化的商標(biāo)。
前期做好設(shè)計(jì)、分析、查詢檢索和評(píng)估工作，后期將會(huì)減少不必要的麻煩。
對(duì)于需要注冊(cè)的商標(biāo)圖樣，一切與申請(qǐng)人產(chǎn)生聯(lián)系的符號(hào)都應(yīng)該作為商標(biāo)加以注冊(cè)保護(hù)，特別是重點(diǎn)海外市場(chǎng)，更加不可或缺。
1.主商標(biāo)，是指企業(yè)最主要使用的商標(biāo)。例如：美的集團(tuán)的“美的”商標(biāo)。
2.產(chǎn)品商標(biāo)，是指根據(jù)企業(yè)的規(guī)劃，將特定商標(biāo)用于某款產(chǎn)品或服務(wù)的商標(biāo)。
3.型號(hào)商標(biāo)，例如：手機(jī)型號(hào)、汽車(chē)型號(hào)都應(yīng)該考慮作為商標(biāo)加以注冊(cè)。
4.企業(yè)商號(hào)，企業(yè)名稱(chēng)是區(qū)別不同市場(chǎng)主體的標(biāo)志，其中商號(hào)部分是企業(yè)名稱(chēng)的核心和精髓。企業(yè)名稱(chēng)非常容易被其他主體以商標(biāo)形式加以注冊(cè)，引起企業(yè)商號(hào)權(quán)與商標(biāo)權(quán)之間的糾紛。
5.公司簡(jiǎn)稱(chēng)，有的品牌名稱(chēng)比較長(zhǎng)，消費(fèi)者更喜歡稱(chēng)呼其簡(jiǎn)稱(chēng)，或者是以“品牌+產(chǎn)品”的形式出現(xiàn)。如果某種簡(jiǎn)稱(chēng)已經(jīng)成為社會(huì)共識(shí)或者已經(jīng)有了某種專(zhuān)屬稱(chēng)呼的苗頭，企業(yè)應(yīng)加以注冊(cè)。
6.商標(biāo)譯名，國(guó)內(nèi)企業(yè)的文字商標(biāo)絕大多數(shù)以中文和/或英文進(jìn)行申請(qǐng)保護(hù)，但是對(duì)于海外非英語(yǔ)國(guó)家，僅憑英文商標(biāo)不足以讓消費(fèi)者識(shí)別和記憶。選擇當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言文字，打造并注冊(cè)本土化的商標(biāo)。
7.廣告宣傳語(yǔ)，廣告宣傳語(yǔ)也是辨識(shí)產(chǎn)品服務(wù)來(lái)源的寶貴記憶符號(hào)。當(dāng)某條廣告宣傳語(yǔ)長(zhǎng)期同特定的商品或服務(wù)同時(shí)出現(xiàn)，經(jīng)過(guò)大量、廣泛的宣傳推廣活動(dòng)，則該廣告語(yǔ)與特定商品或服務(wù)之間就會(huì)建立起唯一關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備商標(biāo)屬性的識(shí)別功能。
三、商標(biāo)需要在哪些地區(qū)進(jìn)行注冊(cè)保護(hù)？
海外注冊(cè)申請(qǐng)商標(biāo)的費(fèi)用相對(duì)較高，申請(qǐng)人需要熟悉各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的商標(biāo)流程、所需時(shí)間和基本費(fèi)用框架，在申請(qǐng)前做到心中有數(shù)。進(jìn)行海外商標(biāo)布局選定目標(biāo)國(guó)時(shí)，綜合考慮以下因素：
1、具有實(shí)際業(yè)務(wù)的地區(qū)。在這些地區(qū)保護(hù)相應(yīng)的商標(biāo)，是必不可少的，需要優(yōu)先考慮并盡快落實(shí)。
2、即將投入使用或已嘗試推廣業(yè)務(wù)的地區(qū)。如果企業(yè)已在當(dāng)?shù)亟忧⒋砩獭⒔?jīng)銷(xiāo)商的，這些地區(qū)往往是商標(biāo)被惡意搶注的多發(fā)地和重災(zāi)區(qū)，需要予以特別關(guān)注。
3、產(chǎn)品的制造地和轉(zhuǎn)運(yùn)地。這些地區(qū)，企業(yè)雖然不會(huì)將產(chǎn)品實(shí)際投入使用，但由于與產(chǎn)品生產(chǎn)與流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)密切相關(guān)，特別是仿冒情況嚴(yán)重的國(guó)家，也是申請(qǐng)人商標(biāo)注冊(cè)的優(yōu)先選擇。
4、傳統(tǒng)發(fā)達(dá)地區(qū)海外市場(chǎng)。美國(guó)、歐盟、日韓 等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)地區(qū)消費(fèi)能力強(qiáng)，通常是世界各國(guó)出口企業(yè)的目的地國(guó)。
5、新興地區(qū)市場(chǎng)。這些地區(qū)具有龐大的人口規(guī)模和相當(dāng)數(shù)量的新興中產(chǎn)階級(jí)，具有較強(qiáng)的消費(fèi)能力。
四、什么時(shí)候啟動(dòng)海外商標(biāo)注冊(cè)程序？
商標(biāo)圖樣、商品服務(wù)內(nèi)容和欲保護(hù)地區(qū)確定好后，啟動(dòng)注冊(cè)程序越早越好。
申請(qǐng)日是決定相同近似商標(biāo)是否能夠注冊(cè)的關(guān)鍵。對(duì)于初次申請(qǐng)的商標(biāo)，可以利用《巴黎公約》規(guī)定的優(yōu)先權(quán)原則，任何公約成員國(guó)的申請(qǐng)人，在向某一成員國(guó)首先提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)后6 個(gè)月內(nèi)，又向其他成員國(guó)提出同樣申請(qǐng)的，其他成員國(guó)應(yīng)以該申請(qǐng)人首次提出申請(qǐng)的日期為申請(qǐng)日，即享有優(yōu)先權(quán)。
五、海外商標(biāo)交給誰(shuí)處理？
海外商標(biāo)的保護(hù)內(nèi)容、保護(hù)地區(qū)和啟動(dòng)注冊(cè)時(shí)間確定后，將進(jìn)入執(zhí)行階段，在海外商標(biāo)保護(hù)過(guò)程中，通過(guò)目的地國(guó)律師事務(wù)所合作完成。
專(zhuān)業(yè)素質(zhì)過(guò)硬、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富、工作態(tài)度積極、收費(fèi)良心合理的代理機(jī)構(gòu)是企業(yè)考察的關(guān)鍵點(diǎn)。合作代理機(jī)構(gòu)是否了解國(guó)內(nèi)企業(yè)的思維模式、溝通方式、付費(fèi)理念也至關(guān)重要。
選擇在具體委托事務(wù)上擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力和獨(dú)立自主決定海外合作律師所的代理機(jī)構(gòu)，也是保證專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)和費(fèi)用控制上的一個(gè)關(guān)鍵要素。在處理具體案件時(shí)，特別是一旦出現(xiàn)審查意見(jiàn)、駁回、訴訟等法律阻礙，是否能做到以國(guó)內(nèi)委托人的利益為行動(dòng)方向，立場(chǎng)不偏不倚、費(fèi)用合理公道。
六、海外商標(biāo)注冊(cè)程序怎么執(zhí)行？
海外商標(biāo)注冊(cè)過(guò)程中也不可避免會(huì)在個(gè)別地區(qū)發(fā)生審查意見(jiàn)、駁回等法律程序。一旦出現(xiàn)這些情況，代理機(jī)構(gòu)需要及時(shí)和委托人溝通并提供必要的法律建議，對(duì)于一些比較復(fù)雜、棘手的案件，代理機(jī)構(gòu)在出具法律意見(jiàn)前和處理具體案件過(guò)程中還需要和所在國(guó)的審查員進(jìn)行溝通，爭(zhēng)取最大機(jī)會(huì)克服法律程序阻礙。
海外商標(biāo)法律保護(hù)是一項(xiàng)復(fù)雜而專(zhuān)業(yè)的工作，入手容易，但做好做精、不出問(wèn)題、不留遺憾卻很難，僅憑申請(qǐng)人難以完全把控和處理。貿(mào)然委托代理機(jī)構(gòu)提出注冊(cè)申請(qǐng)會(huì)面臨更高的費(fèi)用成本、無(wú)盡的時(shí)間代價(jià)以及申請(qǐng)人難以承受的持久的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷，將海外商標(biāo)布局陷入死循環(huán)。
七、海外商標(biāo)注冊(cè)后怎么管理？
商標(biāo)在海外核準(zhǔn)注冊(cè)后，還需要做好后期的管理工作。可以分為四個(gè)方面，即，常規(guī)維護(hù)、規(guī)范使用、預(yù)警監(jiān)視、迭代更新。
1. 海外商標(biāo)注冊(cè)后的常規(guī)維護(hù)：
企業(yè)需要做好海外商標(biāo)的日常維護(hù)工作，記錄有效日、續(xù)展期間以及某些國(guó)家的特殊期限。目前大多數(shù)國(guó)家采取10年有效保護(hù)期，有的從申請(qǐng)日起算，有的從注冊(cè)公告日起算，并可以在商標(biāo)有效期到期前續(xù)展。
有些國(guó)家商標(biāo)有效性的維持，還需要依賴申請(qǐng)人在特定時(shí)間段提供使用聲明和使用證據(jù)。例如，美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)后的第5-6年、9-10年都需要商標(biāo)注冊(cè)人及時(shí)主動(dòng)向商標(biāo)主管機(jī)構(gòu)提交使用證據(jù)；由于國(guó)內(nèi)商標(biāo)沒(méi)有上述制度，很多企業(yè)容易忽視這些工作。
申請(qǐng)人還需要定期收集和保留在各個(gè)國(guó)家的商標(biāo)使用證據(jù)。海外各個(gè)國(guó)家基本都有類(lèi)似于國(guó)內(nèi)的注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷(xiāo)制度，只是對(duì)于連續(xù)不使用的期間規(guī)定不同。
如果申請(qǐng)人名稱(chēng)、地址變更，或者商標(biāo)被轉(zhuǎn)讓、許可，需要及時(shí)辦理相關(guān)登記手續(xù)。
2. 海外商標(biāo)注冊(cè)后的規(guī)范使用：
海外商標(biāo)注冊(cè)后的規(guī)范使用可以分為商標(biāo)圖樣規(guī)范使用、角標(biāo)規(guī)范使用、商品和服務(wù)保護(hù)范圍是否恰當(dāng)?shù)取?/div>
從商業(yè)角度看，企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和廣告策劃人員，其廣告設(shè)計(jì)、宣傳冊(cè)上的商標(biāo)圖樣，可能出現(xiàn)各式各樣的視覺(jué)效果。這顯然不利于商標(biāo)標(biāo)志的一致性推廣，影響企業(yè)的社會(huì)評(píng)價(jià)。
商標(biāo)圖樣變化后，如果達(dá)到一定程度，可能與他人已注冊(cè)的商標(biāo)構(gòu)成在相同或類(lèi)似商品或服務(wù)上的相同或近似商標(biāo)，無(wú)意間侵犯他人的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。另外，不規(guī)范使用商標(biāo)圖樣，有可能在撤銷(xiāo)程序中面臨舉證困難，可以提交的使用證據(jù)不被所在國(guó)接受，導(dǎo)致已注冊(cè)的商標(biāo)被撤銷(xiāo)的結(jié)果。
另外，產(chǎn)品和服務(wù)出海前，知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門(mén)需要與市場(chǎng)銷(xiāo)售部門(mén)核實(shí)清楚具體產(chǎn)品和服務(wù)是否已經(jīng)納入在該國(guó)的商標(biāo)注冊(cè)范圍內(nèi)。如果沒(méi)有的話，需要立即啟動(dòng)補(bǔ)充注冊(cè)程序。
3. 海外商標(biāo)注冊(cè)后的預(yù)警監(jiān)視：
1、通過(guò)各個(gè)國(guó)家商標(biāo)資料庫(kù)的定期監(jiān)視檢索，及時(shí)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)國(guó)家相同或近似商標(biāo)的申請(qǐng)、公告、注冊(cè)情況，利用警告函、異議程序、撤銷(xiāo)程序等，盡早采取應(yīng)對(duì)法律措施。
2、通過(guò)海關(guān)備案獲得侵權(quán)信息。商標(biāo)所有人向國(guó)內(nèi)海關(guān)和目標(biāo)國(guó)海關(guān)提出海外備案申請(qǐng)，侵權(quán)產(chǎn)品在出關(guān)和清關(guān)時(shí)，國(guó)內(nèi)海關(guān)和目標(biāo)國(guó)海關(guān)對(duì)侵權(quán)嫌疑貨物實(shí)施扣留措施，從而攔截侵權(quán)、仿冒商品流出國(guó)境并流入海外市場(chǎng)。
3、通過(guò)調(diào)查公司定期進(jìn)行市場(chǎng)上侵權(quán)、假冒產(chǎn)品的監(jiān)控。國(guó)內(nèi)企業(yè)可以對(duì)重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)定期進(jìn)行排查、采取相應(yīng)法律行動(dòng)。
4. 海外商標(biāo)注冊(cè)后的迭代更新：
那些經(jīng)久不衰的品牌，通常都會(huì)經(jīng)過(guò)一系列演變、迭代更新的過(guò)程。品牌標(biāo)志更新或者更換是正常的商業(yè)活動(dòng)，定期對(duì)品牌進(jìn)行升級(jí)，使用更能體現(xiàn)企業(yè)內(nèi)涵的標(biāo)志，賦予企業(yè)品牌新的內(nèi)涵。
海外商標(biāo)保護(hù)是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜的系統(tǒng)工程，如何在有效保護(hù)的基礎(chǔ)上，降低費(fèi)用支出，保證企業(yè)健康運(yùn)營(yíng)，為企業(yè)出海保駕護(hù)航，是海外商標(biāo)管理值得思考的問(wèn)題。
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